승소 불확실? 경제성 분석 후 협상안 만들어라

Case

자체개발 기술, 알고보니 남의 특허

개발社 등 “무단사용 피해 보상” 소송 내

갑작스러운 특허 소송

화학업체인 CKC(C.K. Coolidge)는 어느 날 갑자기 소송에 휘말렸다. 경쟁사인 BARD(Barton Research & Development)와 톨마이트(Tolemite)가 바라실(Varacil)이란 화학제품의 생산 공정에 관한 특허권을 침해했다며 CKC를 상대로 소송을 제기한 것이다. 이 생산 공정 특허권은 1984년 톨마이트가 개발한 것으로, BARD는 특허권을 라이선싱했을 뿐 아니라 재라이선싱 권한까지 갖고 있었다.

1993년 당시 아눅스 인더스트리의 자회사인 CKC는 매출액 1050만 달러의 작은 화학 회사였다. 생산 공정 특허 소송이 걸린 바라실이란 화학제품은 매출의 10% 가량을 차지하고 있었다. 정밀화학 업체 톨마이트는 1993년 연 매출이 3억 달러에 달했다. 톨마이트는 1984년에 바라실 합성 생산 공정과 관련한 특허를 획득했지만 BARD에 라이선스를 제공했다. BARD는 1984년부터 바라실 생산에만 전념해 오고 있었다. BARD는 특허 사용 대가로 바라실 매출액의 4%를 톨마이트에 로열티로 지불했다. 재라이선싱의 경우 4% 로열티는 톨마이트에 주고, 4% 초과분은 자체 수입으로 가져갔다. 톨마이트가 특허를 획득한지 5년이 지난 1989년 CKC의 한 연구원이 독립적으로 톨마이트와 유사한 바라실 합성 프로세스를 발견했다. 하지만 CKC 연구원들은 이 새로운 처리 기술이 특허를 받을 거라고 생각하지 않았으며, 아무런 특허 검색 없이 새 프로세스를 도입했다.

7개 업체가 바라실 시장에서 경쟁

제약회사에만 필요한 화학물질인 바라실은 다양한 약품 조제에 극히 일부 성분으로만 쓰이고 있었다. 바라실 생산에는 고정비가 많이 들고 대신 변동비는 작아서 규모의 경제가 필요했다. 따라서 경제성을 확보하려면 대량생산과 장기간 생산이 전제돼야 했기 때문에 대형 제약업체들은 이 제품 생산에 관여하지 않고 있었다. 1993년 당시 합성 바라실 시장 규모는 약 915만 달러였다. 판매량으로 보면 이 시장은 지난 몇 년간 안정적이었으며 앞으로 5∼10년 동안에도 비슷한 수준을 유지할 것으로 예측됐다. 그러나 지난 몇 년간 바라실 가격은 서서히 떨어지고, 판매액 기준 시장 규모는 점점 축소됐다. 당시 합성 바라실 시장에는 7개 업체가 경쟁하고 있었다. BARD가 매출 600만 달러로 전체 시장의 66%, 두 번째로 큰 업체인 CKC가 105만 달러로 11%를 각각 차지했다. 나머지 다섯 개 업체는 모두 합해 23%를 점유했다. 1990년에 이르러 7개 경쟁업체들이 거의 똑같은 프로세스를 통해 바라실을 생산하고 있었지만 BARD만이 톨마이트에 로열티를 지불하고 나머지는 사실상 특허를 침해하고 있었다.  

1990년 6월 톨마이트와 BARD는 CKC가 특허권을 침해했다며 미국 연방 1심 법원에 소송을 냈다. 또 17년짜리 특허의 남은 7년 기간에 권리 침해에 대한 금지 명령 및 피해 보상금으로 CKC의 합성 바라실 매출액의 20%를 요구했다. 소송이 제기되자 CKC의 퍼셀 사장은 아눅스 인더스트리의 법률 고문과 상의하고, 뉴욕 ‘Evans and Blaylock 특허법률사무소’에 변호를 의뢰했다. 전문 변호사들은 CKC가 소송에서 패할 경우 손해 배상액은 로열티 요구액 20%의 절반 정도인 약 10%가 될 것이라고 전망했다. 1990년부터 소송이 진행돼 1993년 1월로 공판 일정이 결정됐을 때 CKC는 합의를 위해 남은 특허 기간의 미래 매출액에 대해 2.5%의 로열티를 지급하겠다고 제안했다. 그러나 톨마이트와 BARD는 이 제안을 즉각 거절했다. 결국 소송이 진행돼 최종 공판 날짜가 1993년 10월로 잡혔다. 당신이 CKC 사장이라면 어떤 정보와 논리적 분석이 더 필요할까. 또 어떤 협상 전략을 구사해야 할까.

법정 분쟁이냐 합의냐 갈림길

CKC는 기본적으로 법정에서 특허에 대한 다툼을 하든가, 로열티를 지급하든가의 두 가지 옵션이 있었다. 그들이 법정에서 패할 경우 법정 비용은 물론 합성 바라실의 과거 매출과 특허 잔존기간에 발생할 미래 매출에 대한 10% 로열티 비용을 지불해야 한다. 하지만 CKC가 승리할 경우 마냥 좋은 일만 생기는 게 아니다. 로열티를 안 낸다는 축복과 함께 불행도 동시에 발생한다. CKC가 승리할 경우 BARD도 마찬가지로 톨마이트에 로열티(4%)를 지불할 필요가 없어진다. 따라서 BARD에 대해 CKC가 누려오던 상대적 가격 경쟁력이 소멸된다. 또 1심 판결이 내려지더라도 패자가 항소할 가능성이 높기 때문에 2심에서 판결이 뒤집힐 가능성도 있었다.

CKC가 1심에서 승리할 수 있을지에 대한 확신을 갖지 못한 상태에서 법정에 가는 게 옳은지, 합의를 선택하는 게 옳은지 결정이 필요하다. 당연히 법정으로 가는 경우의 예상 비용이 합의 시 예상 비용을 상회할 경우 합의 쪽이 옳을 것이다. 그러나 법정에서 승리할 확률이 얼마나 되느냐는 질문에 특허 변호사들은 명확한 답변을 하지 못한다. 이런 상황에서 최종 의사결정을 하기 전에 무엇을 좀 더 심사숙고해야 할 것인가.