지식재산권 전략
진입장벽 낮은 앱 생태계 제품 출시보다 특허출원이 먼저다
Article at a Glance
앱 생태계에서 지식재산권은 회사를 보호하기 위한 방패가 아니라 잠재적 경쟁자의 진입을 막거나 늦출 수 있는 공격무기다. 다음을 고려하라.
1) 콘텐츠 앱? O2O 앱? 유형에 맞는 전략이 필요하다
2) 청구항 설계에 신중하라
3) UI/UX도 무기가 된다
4) 비즈니스모델도 특허다
5) 내 특허가 있어도 남의 특허를 침해할 수 있다
6) 앱 론칭보다 특허 출원이 먼저다
7) 로고, 아이콘 디자인도 보호하라
창업을 결심하고, 투자금을 모으고, 획기적인 아이디어의 모바일 앱을 만들어 대박을 꿈꾸는 회사를 상상해보자. 이런 초기 단계의 스타트업은 주로 IT 개발자와 기획자, 마케팅/영업 인력이 주축이 된다. 좋은 서비스를 만들고, 그것을 홍보해서 파는 데 여념이 없다. 마침내 수많은 난관을 뚫고, 투자자들을 설득하고, 직원들을 다독여가며 셀 수 없이 많은 날밤을 새운 끝에 어느 정도의 소비자 인지도가 있는 앱 비즈니스를 구축할 수 있었다. 초기의 어려운 단계를 넘어서 비로소 사업이 안정되고 매출과 수익이 상승하기 시작하자 직원들의 사기는 하늘을 찌를 듯하다. 하지만 어느 날 글로벌 벤처캐피털의 거액 투자를 받은 모 업체가 우리 서비스와 유사한 앱을 출시 중이라는 소식이 전해진다. 데모 버전의 완성도는 우리 앱보다 오히려 더 높다고 한다. 마케팅에 쓸 실탄도 넉넉히 쟁여놓았다는 소문이 들려온다. 그제서야 비즈니스를 보호할 수 있는 지식재산권 등록을 허겁지겁 알아보게 된다. 특허 등록도 하기 전에 앱을 론칭한 것이 실수는 아니었을까?
앱 생태계는 진입장벽이 낮다. 누구나 아이디어만 있으면 최소 수십만 원의 비용으로 남이 만든 앱과 비슷하게 제작해 애플 앱스토어나 구글플레이에 올릴 수 있다. 유형의 자산이 거의 필요 없는 앱 비즈니스에서는 타인의 지적 노동에 편승하기 쉽다. 하루가 멀다 하고 소송과 분쟁이 터져 나온다. 그렇다면 어떻게 해야 나의 앱 비즈니스를 법적으로 보호할 수 있을까? 더 나아가 기업의 경쟁력으로 활용할 수 있을까? 자세한 방법을 하나씩 살펴보기 전에 우선 국내에서 있었던 사례를 하나 소개한다. 버즈빌 vs. 옐로우쇼핑(쿠차)의 이야기다.
모바일 광고 플랫폼 업체 ‘버즈빌(BUZZVIL)’은 스마트폰 잠금화면에 광고를 표시하고, 잠금해제 시에 사용자가 각각의 애플리케이션에서 사용할 수 있는 리워드를 제공하는 기술을 갖고 있다. 이 회사는 자사의 앱 비즈니스를 보호하기 위해 2013년도에 특허출원을 진행했고 등록특허(KR10-1315468)를 확보했다. 이를 바탕으로 ‘허니스크린’ 서비스를 출시했다. 2015년부터는 다른 모바일 앱에 API1 를 제공하는 ‘버즈스크린’ 서비스를 시작했다. 잠금화면 애드네트워크 플랫폼이라 불리는 이 서비스는 여러 제휴사의 애플리케이션에 광고 모듈을 추가 삽입해서 잠금화면에 각 업체의 니즈에 부합하는 광고를 제공할 수 있게 해주는 앱 비즈니스다.
그런데 2015년 12월, 쿠차가 ‘쿠차슬라이드 서비스’를 출시했다. 쿠차는 80여 개의 스타트업을 인수한 벤처연합체 옐로모바일 산하의 쇼핑 플랫폼이다. 이에 버즈빌은 자사의 KR10-1315468 특허를 쿠차슬라이드가 침해하는 것으로 보고, 이 특허의 권리범위 내에서 쿠차슬라이드가 실시되고 있음을 판단 받기 위한, 즉 쿠차가 이 특허를 침해하고 있음을 확인하기 위한 ‘적극적 권리범위 확인심판’을 법원에 청구했다.
쿠차도 가만히 있지 않았다. 우선 자신들의 서비스가 버즈빌이 갖고 있는 특허의 권리범위에 속하지 않는다는 것을 주장했다. 즉, KR10-1315468 특허의 권리범위 내에 속하지 않음을 확인 청구하는 ‘소극적 권리범위확인 심판’을 청구했다. 동시에, 버즈빌이 보유한 이 특허의 무효심판도 제기했다. 무효심판 청구는 침해주장을 받은 측이 침해를 벗어나기 위해 사용하는 일반적인 대응방안이다. 등록특허가 무효가 되면 출원 시점부터 해당 특허가 없는 것으로 돼 특허침해가 원시적으로 없어지기 때문이다.
특허심판원은 2016년 말 이 두 가지 건에 대해 판단(심결)을 내렸다. 적극적 권리범위확인심판(2016당48)과 무효심판(2016당256) 모두에 대해 버즈빌의 손을 들어줬다. 쿠차의 ‘쿠차슬라이드 서비스 실시’가 버즈빌 특허 KR10-1315468의 권리범위 내에 속하고, 이 특허가 여전히 유효하다고 판단했다. (예시 1)
‘버즈빌’은 이렇게 자사의 특징적인 앱 비즈니스모델(BM)에 대한 특허 확보를 함에 따라 경쟁사인 쿠차슬라이드의 시장 진입을 특허로 방어했다. ‘잠금화면 광고 제공 비즈니스’와 관련된 특허분쟁은 아직 끝나지 않았고, 2017년 2월 초 현재 특허법원에서 심결취소소송(특허심판원의 심결이 타당하지 않다고 불복하여 다투는 소송)이 계속되고 있으나 특허를 통해 자사 앱 비즈니스를 1차적으로 보호한 좋은 사례다. 버즈빌은 해당 등록특허를 기반으로 자사 비즈니스를 진행할 다수 국가에서 해외권리 확보도 진행 중이다(특허제도는 속지주의를 따른다. 권리 확보를 원하는 국가에서 개별적으로 특허권을 확보해야 한다). 그리고 파생특허도 추가적으로 확보하고 있다. 즉, 버즈빌은 ‘잠금화면 광고플랫폼 비즈니스’에 대한 특허 포트폴리오를 구축하고 있는 것이다.
이처럼 앱 비즈니스에 있어서 지식재산권은 제조업이나 일반 서비스업에서보다 취약점이 되기도 쉽지만 잘 대비하면 더욱 탄탄한 방어벽이 되기도 한다. 제조업의 경우 법 위반에 따른 리스크를 감수하고 파는 짝퉁 상품을 원천적으로 저지하기가 어렵고 침해 여부 파악조차 힘든 경우가 많지만, 앱 서비스의 경우는 대부분 애플, 구글이라는 공식 플랫폼을 통해 유통되므로 일단 법원의 판결을 받으면 지식재산권을 보호하기가 상대적으로 용이하다.
그럼 이제 특허권, 디자인권, 상표권을 중심으로 앱비즈니스를 보호하기 위한 전략을 차례로 알아보자.
1. 앱 비즈니스 유형에 부합하는 특허 전략이 필요하다
만일 우리 회사의 앱 자체, 또는 앱과 바로 연결된 ‘서비스 서버’에서 기존 앱들과 기술적인 특징에서 확연히 차이가 난다면 특허를 확보해 경쟁사의 진입을 방지할 수 있다. 그러나 콘텐츠 업체의 앱 서비스(레진코믹스 등), O2O 서비스(배달의민족, 미미박스 등과 같은 커머스 업체나 플리토, 이음 등과 같은 소셜 업체의 서비스)는 특허로 서비스 자체를 보호하기 어렵다.
(1) 콘텐츠 앱
콘텐츠 앱은 콘텐츠 서버에서 제공하는 콘텐츠를 제공하는 창구로 앱을 사용한다. 앱 비즈니스상에 새로운 기술적 특징이 존재하지 않는다. 이런 유형의 콘텐츠 앱은 특허로 비즈니스를 보호하기 어렵다. 예를 들어, 레진코믹스 같은 웹툰 서비스 앱은 기존 오프라인 만화책이나 잡지로, 또는 웹페이지를 통해 제공되던 만화를 스마트폰이나 태블릿 같은 모바일 디바이스로 쉽게 접근할 수 있도록 하는 도구로 볼 수 있다. 이런 앱 서비스 자체는 현 시점에서 특허로 등록 받을 만큼 새로운 것이 아니다.
해당 콘텐츠 서비스 자체에 대한 특허를 확보하지는 못하지만 해당 비즈니스를 제공하는 데에 있어서 필요한 세부적인 기술에 대해서는 특허를 확보할 수 있다. 예를 들어, 웹툰을 제공하는 과정에서는 불법 복제를 방지하기 위한 기술이 필요하다. 이런 기술적 요소에 대해 특허를 확보할 수 있고, 다른 콘텐츠 서비스 업체가 해당 기능을 사용하지 못하도록 하면서 비교우위를 확보할 수 있다.
(2) O2O 서비스 앱
O2O(online-to-offline) 서비스 자체도 기존 오프라인상에서 수행되고 있던 서비스를 온라인으로 옮겨가거나 다른 수단을 통해 수행되던 기능을 모바일 앱을 통해 수행하도록 바꿔놓는 경우가 많다.
예를 들어 카카오택시/카카오드라이버 서비스는 기존 콜택시/대리운전 서비스를 앱으로 옮겨온 것이다. 콜택시/대리운전 회사의 콜센터 직원이 수행하던 역할을 서비스 서버가 수행하고, 사용자가 회사로 전화를 거는 행위를 애플리케이션을 사용하는 행위가 대체했다. 해당 서비스 자체에 대한 새로운 기술적 특징이 존재하지 않기 때문에 특허로 등록 받을 수 없다.
그러나 콘텐츠 앱과 마찬가지로 O2O 서비스도 해당 서비스 제공에 있어 필요한 세부적인 기술/기능에 대해 특허를 확보해 경쟁사 진입을 방지할 수는 있다. 미국 스타트업인 우버와 에어비앤비는 서비스 자체에 대한 포괄적인 특허 확보는 어렵다고 인정하고 자신들의 서비스 구현에 필요한 세부적인 기술들에 대해 특허 포트폴리오 확보를 진행하고 있다.
i) 에어비앤비의 특허 전략 에어비앤비는 등록특허 1개와 특허출원 12건을 미국에서 보유하고 있다. 이 회사는 2013년 3월13일에 ‘숙박공유서비스’ 자체에 관한 특허를 가장 먼저 출원했다. 다만 숙박수요자와 숙박공급자를 연결해주는 것 정도에 그치는 게 아니라 숙박수요자가 해당 숙박시설을 살펴보고 예약까지 마칠 확률을 기반으로 숙박시설들의 랭킹을 제공하는 기술적 특징을 부가해서 특허를 출원했다. 미국 특허청으로부터 여러 번의 거절을 당했기 때문이다. 이들은 기존 예약요청의 특성(요구되는 숙박시설 호스트의 특성, 예약이 요구되는 기간범위, 예약 요구되는 지역적 위치, 예약요청이 숙박시설 호스트로부터 승인됐는지 여부)을 기반으로 예측모델을 훈련시키고, 훈련된 예측모델을 기반으로 새로운 예약요청에 대해 숙박시설 후보랭킹을 제시하는 것으로 한정해서 권리확보를 시도 중이다. 이렇게 O2O 플랫폼이 특허를 확보하기 위해서는 해당 플랫폼에서 연결하고자 하는 대상의 특성에 부합하는 기술적 특징을 더해서 특허 확보를 시도하는 것이 일반적이다.
에어비앤비는 또 숙박 공유 서비스 제공을 위해 필요한 기타 세부적인 기술들에 대해서도 특허확보를 진행 중이다. 예를 들어 온라인 시스템상의 사용자 신원과 신뢰성을 검증하는 방법(등록특허 US 9288217), 숙박시설의 랭킹을 산출하는 구체적인 방법(US 2015-0206258; Location Based Ranking of Real World Locations) 등에 대한 권리 확보를 진행하고 있다.
ii) 우버의 특허전략 우버도 차량 공유 서비스를 보호하기 위한 세부적인 기술 확보를 진행하고 있다. 이들은 타사가 보유하고 있는 특허 중에서 자사 서비스 보호에 필요한 특허 양수(매입)도 적극적으로 진행했다. 우선 인수합병을 통해 온라인 지도 스타트업인 디카르타(deCarta)가 보유한 특허를 획득하고, 마이크로소프트 등의 타 기업이 보유하고 있던 기존 특허도 넘겨받았다. 이런 노력으로 우버는 2009년 샌프란시스코에서 처음 시작했지만 그 이전에 출원된 다수의 지도 구현 관련 특허를 보유하게 됐다. 특정한 도시 주변 위치를 지오코딩(Geocoding)하는 방법(US 9453739), 현재 위치를 산출하는 방법(US 9389096), 사용자가 온디맨드 서비스의 실시간 요금을 검증 가능하게 하는 방법(US 9305310), 시간 동기화 기술(US 9537956 B1) 등이다.
뿐만 아니라 사용자의 요청에 따른 최적의 드라이버를 선택하는 방법(US 2015-0161564) 등의 세부 기술 특허를 계속 확보하고 있다. 이를 통해 현재 58개의 미국 등록특허와 73개의 미국 특허출원(미공개 제외)을 보유하고 있다. 최근에는 무인자동차가 도입될 미래의 차량 중계 서비스 운영을 위한 특허 확보도 선제적으로 진행하고 있다. 이런 특허 포트폴리오는 차량 공유 서비스에 대한 진입장벽을 형성한다. 경쟁사가 특정한 기능을 차량 공유 서비스 내에 사용하지 못하게 해 서비스의 사용성을 떨어뜨리는 역할을 하고(특허의 실시 제한적 기능), 우버가 가진 등록특허를 회피하는 서비스를 구현하는 데 시간과 노력이 소요되도록 해서 자사의 시장 선점을 위한 시간을 확보하는 역할을 제공한다(특허의 시간 확보적 기능).
2. 앱 생태계의 특성에 맞는 청구항 설계가 중요하다
전통 제조업에서는 특허 출원과 특허 침해의 주체가 명확했다. 물건을 생산, 사용, 양도하는 사람이 누구인지 명확하게 확인할 수 있기 때문이다. 그런데 앱 서비스는 특허를 출원할 때 애플리케이션과 서버의 역할 비중을 고려해서 청구항을 설계해야 한다. 청구항이란, 특허 청구범위의 각 항목을 말한다. 즉 특허권의 권리 범위를 규정하는 것이다.
모바일 앱의 경우 이동단말기(ex. 스마트폰)에 설치된 앱을 기준으로 권리 확보를 접근할 것인지, 아니면 앱 서비스를 제공하는 서버를 기준으로 권리 확보를 접근할 것인지부터 명확히 설정해야 한다. 구체적으로 자체적으로 모든 기능을 수행하는 앱(Native app), 웹브라우저를 대신하는 기능을 수행하는 앱(Web app), 서버와 서비스 제공을 위한 기능을 나누어 수행하는 앱(Hybrid app)에 따라 청구항 설계의 관점이 달라진다.
(1) 먼저 자체적으로 모든 기능을 수행하는 네이티브 앱을 보자. 앱은 스마트폰 기계와는 별도로 유통된다. 애플 앱스토어나 구글플레이 등 앱마켓에서 다운로드 받아 설치하는 것이기 때문이다. 스마트폰에 설치된 앱을 실행해서 수행되는 프로세스의 주체는 서비스 제공업체가 아닌 스마트폰 주인(유저)으로 해석될 수 있다. 이 경우 앱은 하나의 ‘물건’이며 앱을 만들어서 마켓에 등록한 앱 제작자는 이 물건을 생산하는 주체가 된다. 따라서 물건에 해당하는 앱 제작을 방지하기 위해서 앱 자체에 해당하는 프로그램 또는 기록매체 형식의 청구항2 을 만들어야 한다.
(2) 반면 사용자의 스마트폰이 아니라 회사 측 서버 내에서 수행되는 프로세스가 중심이 되는 앱, 혹은 서버와의 네트워크 관계가 존재하는 하이브리드앱, 웹앱의 경우는 앱 관점에서의 접근뿐만 아니라 서버 관점의 접근도 중요하다. 즉, 서버 관점에서 타인이 나와 동일한 서비스를 제공하지 못하도록 하는 특허 확보가 필요하다. 서버에서 수행되는 프로세스에 대한 청구항, 해당 프로세스를 수행하는 서버장치에 대한 청구항을 넣어 권리를 확보하는 것이 필요하다.
(3) 또한 서버 운영을 위한 프로그램(즉, 서버프로그램)을 제작하는 자(개발업체)와 해당 프로그램을 기반으로 서비스 서버를 운영하는 자(서비스제공업체)가 분리되는 상황도 존재할 수 있다. 이 경우 서비스 제공업체의 서비스 운영을 방지하는 것뿐만 아니라 서버프로그램 제작 자체를 막기 위한 서버 내 프로세스에 대한 프로그램/기록매체 청구항을 설계해서 권리를 확보해야 한다.
최근 네트워크 기술이 발전하면서 앱 서비스의 서버가 해외에 위치하는 경우가 많아졌다. 특히 글로벌 서비스일수록 그런 경우가 많다. 특허 회피를 위해 속지주의를 이용하는 경우, 즉 특허가 존재하지 않는 국가에 서버장치만 두는 경우도 있다. 이런 경우에 프로세스 자체는 해외에 있는 서버 안에서 수행되므로 특허 침해를 인정받지 못할 우려가 있다. 따라서 서비스 전체에 대한 시스템 청구항, 또는 프로그램/기록매체 청구항이 필요하다. 서버는 외국에 있더라도 ⅰ)서버의 통제/제어가 해당 국가 내에서 이뤄지고, ⅱ)서비스의 제공을 해당 국가 내 유저들이 제공받을 경우 특허가 침해 당했다고 인정받을 수 있다.3
따라서 앱 서비스의 유형과 권리행사를 해야 하는 상대방을 고려해서 다음과 같이 적절하게 청구항을 설계해야 한다. 다만 국가에 따라 프로그램/기록매체 청구항의 인정 여부가 다르다는 점도 고려해야 한다.
청구항 설계가 제대로 이뤄지지 않으면 동일한 서비스를 경쟁사가 구현하더라도 권리주장을 하지 못하는 문제가 발생한다. 다음에 소개할 나우마케팅의 사례를 통해 청구항 설계의 중요성을 확인할 수 있다.
나우마케팅은 모바일 광고 및 마케팅 전문 회사다. 이 회사의 등록특허 10-1244777는 ‘무선 단말기용 애플리케이션 설치를 통한 광고 시스템’에 대한 것이다. 이용자가 스마트폰에 광고 앱을 설치하면 그 대가로 포인트, 현금 등을 지급해주는 방식이다. 나우마케팅은 2011년 출원을 신청해 2013년 등록한 이 특허를 기반으로 비슷한 사업을 하는 회사들을 상대로 특허 침해 주장을 했다. 이에 대해 당시 업계 1위로 알려져 있던 ‘캐시슬라이드’ 서비스를 운영하던 NBT파트너스가 적극 대응했다. NBT파트너스는 자사 서비스인 캐시슬라이드가 나우마케팅의 등록특허 권리범위에 속하지 않는다는 것을 확인받기 위해 ‘소극적 권리범위확인심판’을 제기했다.
당시 나우마케팅이 보유하고 있던 10-1244777 특허의 등록청구항 제3항은 다음과 같다. (표현은 일반인도 알아보기 쉽도록 필자가 고쳤다.)
● 앱이 설치된 각 유저의 스마트폰;
● 앱을 통해서 접속되는 광고대행사 서버;
● 앱이 업로드돼 있는 앱스토어 서버;
● 앱 제작자의 유무선 단말기(PC, 기타 장비 등)를 포함하며,
● 광고대행사 서버에 등록된 앱을 확인하고, 유저의 단말기에 설치되는 앱 정보를 광고대행사 서버로 전송하며, 각 유저가 앱을 통해서 획득한 지원 금액을 확인할 수 있는 것을 특징으로 하는 무선단말기용 앱 설치를 통한 광고 시스템.
2016년 8월, 특허법원은 나우마케팅의 특허 청구항 중에 ‘캐시슬라이드’ 서비스가 직접 수행하지 않는 구성요소가 포함돼 있다고 보고 권리침해가 아니라고 판정했다.4 왜 특허의 보호를 받지 못했을까? 이른바 ‘구성요소 완비의 원칙(All element rules)’이 적용됐기 때문이다. 어떤 특허의 침해가 성립하려면 청구항에 포함된 모든 구성요소가 관련돼 있어야 한다. 나우마케팅은 2013년 등록 받은 특허 청구항 안에 앱과 광고대행사 서버뿐 아니라 앱스토어 서버와 앱 제작자의 유무선 단말기(PC 등)까지 포함시켜 놓았다. 그런데 캐시슬라이드 서비스의 경우는 이 두 가지와는 관계가 없었기 때문에 특허법원이 나우마케팅의 권리가 침해당했다는 주장을 인정해주지 않은 것이다. (그림 1)
이 사례의 교훈은 간단하다. 특허를 설계할 때는 ⅰ) 앱 서비스 보호에 적절한 형태의 청구항을 설계하는 것도 중요하지만, ⅱ) 경쟁사에서 사용하지 않을 불필요한 구성요소가 포함되지 않도록 하는 것도 중요하다. 그래야만 자사 서비스와 동일하거나 유사한 서비스의 등장을 특허의 힘으로 방어할 수 있다.
3. 레드오션 시장에서는 특허뿐 아니라 디자인을 활용해 UI/UX를 보호하자
스마트폰 앱 시장은 현재 ‘레드오션’ 시기로 볼 수 있다. 이미 스마트폰과 관련해 인간이 생각할 수 있는 거의 대부분의 서비스가 출시돼 있는 상태다. 이런 상황에선 차별화를 하기 위한 전략이 필요하다. 기존에 존재하는 동일 분야의 앱 서비스와 차별화하기 위해서는 ‘기능’도 중요하지만 사용자의 사용성을 높이고 편의성을 제공하기 위한 UI(User Interface), UX(User Experience)가 중요하다. (그림 2)
애플 아이폰의 ‘밀어서 잠금해제’ 특허5 와 같이 UI를 특허로 보호받을 수도 있으나 특허로 보호하기에 기술적 특징이 약해 진보성이 인정되기 어려운 경우에는 디자인 등록을 통해 앱 서비스의 UI/UX를 보호할 수 있다. 또 단말기 화면상에 표시되는 UI는 화상디자인으로 권리 확보가 가능하다.
세계적인 소셜데이팅 앱 틴더(Tinder)가 대표적이다. 이들은 남녀를 이어주는 매칭 프로세스에 관한 기술에 대한 특허확보를 시도하고 있고, 자사의 특징적인 UI도 미국 디자인특허로 등록해 보호하고 있다. 틴더는 ‘화면상에 표시되는 사진의 상대방이 마음에 들면 오른쪽으로 밀어서(swipe) 선택(Like)하고, 상대방이 마음에 들지 않으면 왼쪽으로 밀어서 거절(Nope)’하는 간단하고 특징적인 유저인터페이스를 통해 전 세계에서 많은 유저들이 사용하고 있다. 틴더는 이러한 UI가 기술특허로 등록되기 어렵거나 등록되더라도 오히려 권리범위가 세부적으로 한정돼야 할 수 있다고 봤다. 그래서 디자인특허로 권리 확보를 시도했다.
특히 화상디자인으로 권리 확보 시에는 이동단말기의 유형에 한정되지 않는다. 스마트폰이든, 태블릿이든 해당 디자인이 화면상에 표시된다면 침해가 인정될 수 있다. 또한 화상디자인은 부분디자인 제도가 적용된다. 틴더의 경우 <그림 3>의 오른쪽 도면에서 점선 부분을 제외한 실선 부분만 구현하더라도 침해가 인정된다. 즉 ‘하단에 세 개의 원이 연결된 부분이 존재하고, 이미지가 스와이프됨에 따라 이동하는 부분’이 화면상에 표시되면 침해가 성립된다.
우버 역시 자사의 간편한 UI를 보호하기 위해 10개의 화상디자인 특허를 확보하고 있다. 이를 통해 사용하기 편리한 우버의 UI를 경쟁사가 따라하지 못하도록 한다. (그림 4) 틴더와 마찬가지로 점선이 아닌 실선 부분만 유사하게 만들어도 권리 침해가 된다.
다만 국가별로 디자인 등록제도에 차이는 있다. 글로벌 서비스를 만들 때는 해당 서비스 국가에서 화상디자인이 허용되는지를 확인해야 한다. 한국, 미국, 일본에서는 화상디자인이 허용된다. 중국은 화상디자인을 인정하지 않기 때문에 단말기 형태까지 포함한 상태로 디자인 등록을 받아야 하는 문제가 있다.
4. 독창적인 수익모델에 대한 BM 특허를 확보하자
모바일 앱 비즈니스의 수익모델에 대한 고민도 필요하다. 출시 초기의 앱은 유료 앱으로 판매해 수익을 내거나 인앱(in-app) 결제를 유도해서 수익을 내기가 어렵다. 대부분의 모바일 앱 비즈니스는 광고 제공을 통해 수익을 내거나 수수료를 통해 수익을 확보하는 전략을 세운다.
따라서 ⅰ) 유저의 사용성을 저하시키지 않고 유저들에게 반감을 주지 않으면서 광고를 제공하는 방식, ⅱ) 수수료를 받을 수 있는 프로세스 방식을 고민하게 되고, 어렵게 도출해낸 본인들의 영업 방법을 보호하기 위해 BM(Business Model) 특허를 확보하고자 한다. 즉, 본인이 도출해낸 독창적인 수익모델을 경쟁사가 사용하지 못하도록 특허로 확보해서 해당 수익모델을 독점하는 것이다. 또한 직접 수익을 내는 방법이 아니더라도 유저를 확보하는 방식 등 기존에 수행되던 영업방식에 비해 더 나은 효과를 제공하는 방식을 도출하면 그것도 독점적으로 사용하기 위해 BM 특허 확보를 시도해봐야 한다.
한국에서 BM 발명은 ⅰ) 컴퓨터(하드웨어)상에서 소프트웨어에 의한 처리 과정에 해당하고, ⅱ) 컴퓨터 또는 통신기술이 새롭거나 영업방법 자체가 기존에 비해 새로운 경우 특허를 받을 수 있다. (예시 3, 그림 5) 해외의 경우 국가마다 판단방식에 차이가 있으나 BM 발명이 무조건 특허를 받지 못하는 것은 아니다.
미국에서는 2014년에 Alice 판례(Alice Corporation Pty. Ltd v. CLS Bank International)가 있은 후에 소프트웨어 특허, 특히 BM 특허는 ‘발명의 성립성’이 인정되지 않아 특허가 될 수 없는 것이 아니냐는 우려가 많았다. 그러나 최근 미국 심사실무에서 추상적인 아이디어(abstract idea)라도 소프트웨어의 프로세스가 수행되는 하드웨어 구성을 발명의 상세한 설명란에 명확하게 기재하고 실재하는 결과(tangible output)를 도출하는 것으로 기재하면 ‘발명의 성립성’이 인정됐다. BM 특허가 미국에서 등록 받을 수 있게 된 것이다. 중국에서도 기술문제를 해결하기 위해 기술적 특징이 존재하면 BM도 특허의 대상으로 판단하고 있다.
5. 남의 특허 침해에 대한 사전 검토가 필요하다
앱 비즈니스를 론칭하기 전에 자신의 특허를 보호하려는 것도 좋지만 타인의 특허를 침해하지 않는지 검토하는 것도 필요하다. 나의 서비스에 대해 특허를 받았다고 해서 타인의 특허를 침해하지 않고 있다고 보장할 수는 없다. 특허는 타인의 실시를 배제하는 권리일 뿐 하나의 특허가 있다고 해서 그 발명이 다른 특허의 침해가 되지 않는 것은 아니다. 즉, 특허는 방패가 아니라 상대방을 공격하기 위한 무기다. 상대방이 자신의 특허를 가지고 나를 공격할 때, 나 역시 맞대응으로 공격하기 위해 가지고 있는 것이다. 나의 서비스의 기술적 특징을 특허로 확보해서 상대방을 공격할 수 있는 무기로 준비해 놓아야 한다. 또 상대방이 가지고 있는 특허(공격무기)를 사전에 파악해 놓아야 한다.
오픈소스를 이용해 앱을 개발하는 경우에도 타인의 특허를 침해하는 것은 아닌지 확인해야 한다. 오픈소스 라이선스는 프로그램 저작권에 대해 무상 사용 허락을 하는 것이다. 저작권과 별개의 권리인 특허에 침해가 발생하지 않는 것을 보장하는 것은 아니다. 즉, 오픈소스를 기반으로 소프트웨어를 개발하더라도 제3자의 특허를 실시하게 되면 침해가 성립하게 된다. 따라서 오픈소스 이용 여부와 상관없이 자사 서비스가 타인 특허를 침범하는지는 꼭 확인해야 한다.
6. 글로벌 서비스를 고려한다면 론칭 전에 특허출원부터 하자
많은 앱 서비스 업체들이 개발이 완료되면 앱스토어나 구글플레이에 등록해서 빨리 론칭하고자 한다. 아직 서비스가 정제되지 않고 업데이트가 필요한 상태에서도 일단 앱 등록부터 하는 경우도 있다.
특허출원이 되기 전에 서비스가 공개되면 특허출원 심사 시 ‘인용문헌’으로 이용될 수 있다. 즉 이미 누구에게나 공개된 기술이므로 특허 인정을 받지 못하게 될 수도 있다는 뜻이다. 다행히 본인의 의사에 의해 공지(공개)하는 행위는 예외가 될 수 있다. 한국의 경우 앱마켓에 앱 등록을 하는 행위는 특허출원인 본인의 의사에 의한 ‘공지행위’로 인정돼 공지일(앱 등록일)로부터 1년 이내에 특허 심사를 받을 때는 인용문헌에서 배제되도록 할 수 있다.
공지예외주장 인정요건은 국가마다 다르다. 글로벌 서비스로 진출을 원하는 경우에는 급하게 앱을 앱스토어나 구글플레이에 등록하지 말고 신중하게 주의를 기울여야 한다. 미국은 한국처럼 공지예외주장이 인정돼 특허출원 전에 앱 론칭을 해도 특허 확보에 공지행위 자체가 영향을 미치지 않는다. 일본에서도 앱 론칭 6개월 내에 특허출원을 하면 앱 론칭 행위 자체에 의해 거절되지는 않는다. 그러나 중국과 유럽은 공지예외주장을 인정하는 요건이 매우 까다롭다. 국가에서 인정하는 박람회에 본인이 참가한 행위나 출원인의 의사에 반해 타인이 공지한 행위만을 공지예외사유로 인정한다. 앱 론칭 행위는 공지예외가 인정되지 않는다. 따라서 한국, 미국, 일본에서는 앱을 론칭한 후에도 공지예외주장을 통해 특허를 확보하더라도 중국과 유럽에서는 거절되는 상황이 발생할 수 있다.
따라서 유럽, 중국 진출을 고려하는 앱 서비스인 경우 반드시 앱 론칭 전에 특허출원일을 확보해야 한다. 회사 사정상 빨리 론칭해야 하는 경우 출원일 확보를 위한 가출원이라도 먼저 진행해야 한다. 먼저 한국에서 특허를 출원하고, 해외 출원 시에 한국 출원에 대해 ‘조약우선권주장’을 하면 된다. 이 제도는 지식재산권을 국제적으로 보호받기 위해 도입된 제도다. 한국에서 특허를 출원한 날부터 1년 이내에 해외에서 특허를 출원하면 판단 시점을 한국 출원일로 인정해준다. 그러니 그 1년 동안 앱을 론칭했다고 하더라도 ‘공지행위’로 인정받지 않아 해외 각국의 특허 심사에는 영향이 없다.
7. 앱 서비스의 마케팅 대상인 앱 아이콘과 상표 보호도 빠뜨리면 안 된다
앱 비즈니스를 하는 기업은 유저들의 기억에 남는 좋은 상표와 앱 아이콘을 정하기 위해 많은 노력을 들인다. 하지만 앱 상표와 앱 아이콘에 대한 지식재산권 보호의 중요성은 인식하지 못하는 경우가 많다. 특허는 기술과 비즈니스모델을 보호하기 위한 것이다. 상표와 앱 아이콘은 앱 비즈니스의 마케팅 결과를 보호하는 것이다. 상표(브랜드)와 앱 아이콘을 알리기 위해 많은 마케팅 비용을 들였는데 이를 타인에게 빼앗기면 마케팅 비용을 모두 날리는 것이다. 상표출원은 실제 서비스를 하고 있는지와 무관하게 먼저 출원한 자가 권리를 가질 수 있다. 이른바 ‘선출원주의’다. 그래서 성장가능성이 높아 보이는 스타트업들의 앱 서비스에 대해 상표브로커들이 먼저 상표출원해서 선점해 버리는 사례가 다수 발생하고 있다. 따라서 앱 이름과 앱 아이콘을 보호하기 위한 전략이 아주 중요하다.
앱 이름과 앱 아이콘은 상표등록출원을 통해 보호할 수 있다. 그렇게 하면 경쟁사가 경쟁 서비스를 나타내는 목적으로 유사한 앱 이름이나 아이콘을 사용하는 경우에 침해 주장을 할 수 있다. 또 앱 아이콘은 화상디자인 출원을 이용해도 보호할 수 있다. 화면에 표시되는 UI 화상디자인과 마찬가지로 앱 아이콘도 화면상에 표시되는 것이므로 화상디자인으로 보호받을 수 있다. (그림 6)
마치며
앱 비즈니스의 지식재산권을 보호하기 위한 일곱 가지 전략을 살펴봤다. 모바일 기반의 앱 서비스는 PC 기반의 인터넷 서비스보다 고려해야 할 요소가 많다. 온라인과 오프라인을 결합한 O2O 서비스는 관련된 법적 쟁점도 다양하다. 또 앱 제작사와 앱스토어 운영사, 서버 운영사와 서버 프로그램 개발사, 유저와 단말기 제작사 등 앱 생태계 안의 플레이어들 간 역학관계도 훨씬 복잡하다. 특허는 방패가 아니라 공격무기라는 생각으로 처음부터 공세적으로 지식재산권 분쟁에 대비해야 한다. 우버와 에어비앤비 등의 사례에서도 봤듯이 ‘허들’이 낮은 앱 생태계 특성상 각종 특허를 통해 경쟁자의 진입을 막거나 최소한 늦추는 것이 기업의 성패를 결정지을 것이다.
정태균 BLT특허법률사무소 파트너변리사 karl@blt.kr
필자는 연세대 전기전자공학과를 졸업했다. BLT특허법률사무소에서 의료기기 헬스케어 분야, 웨어러블 디바이스 분야, VR/AR기술 분야, 게임소프트웨어 분야의 스타트업들의 지식재산권 확보를 도와주고 있다. 서울시 창업스쿨 지도위원 및 국방부 육군 지식재산권 분야 자문위원을 맡고 있다. 스타트업을 위한 지재권 강의를 서울지식재산센터, 창업진흥원 등에서 진행하고 있다.
앱 생태계에서 지식재산권은 회사를 보호하기 위한 방패가 아니라 잠재적 경쟁자의 진입을 막거나 늦출 수 있는 공격무기다. 다음을 고려하라.
1) 콘텐츠 앱? O2O 앱? 유형에 맞는 전략이 필요하다
2) 청구항 설계에 신중하라
3) UI/UX도 무기가 된다
4) 비즈니스모델도 특허다
5) 내 특허가 있어도 남의 특허를 침해할 수 있다
6) 앱 론칭보다 특허 출원이 먼저다
7) 로고, 아이콘 디자인도 보호하라
창업을 결심하고, 투자금을 모으고, 획기적인 아이디어의 모바일 앱을 만들어 대박을 꿈꾸는 회사를 상상해보자. 이런 초기 단계의 스타트업은 주로 IT 개발자와 기획자, 마케팅/영업 인력이 주축이 된다. 좋은 서비스를 만들고, 그것을 홍보해서 파는 데 여념이 없다. 마침내 수많은 난관을 뚫고, 투자자들을 설득하고, 직원들을 다독여가며 셀 수 없이 많은 날밤을 새운 끝에 어느 정도의 소비자 인지도가 있는 앱 비즈니스를 구축할 수 있었다. 초기의 어려운 단계를 넘어서 비로소 사업이 안정되고 매출과 수익이 상승하기 시작하자 직원들의 사기는 하늘을 찌를 듯하다. 하지만 어느 날 글로벌 벤처캐피털의 거액 투자를 받은 모 업체가 우리 서비스와 유사한 앱을 출시 중이라는 소식이 전해진다. 데모 버전의 완성도는 우리 앱보다 오히려 더 높다고 한다. 마케팅에 쓸 실탄도 넉넉히 쟁여놓았다는 소문이 들려온다. 그제서야 비즈니스를 보호할 수 있는 지식재산권 등록을 허겁지겁 알아보게 된다. 특허 등록도 하기 전에 앱을 론칭한 것이 실수는 아니었을까?
앱 생태계는 진입장벽이 낮다. 누구나 아이디어만 있으면 최소 수십만 원의 비용으로 남이 만든 앱과 비슷하게 제작해 애플 앱스토어나 구글플레이에 올릴 수 있다. 유형의 자산이 거의 필요 없는 앱 비즈니스에서는 타인의 지적 노동에 편승하기 쉽다. 하루가 멀다 하고 소송과 분쟁이 터져 나온다. 그렇다면 어떻게 해야 나의 앱 비즈니스를 법적으로 보호할 수 있을까? 더 나아가 기업의 경쟁력으로 활용할 수 있을까? 자세한 방법을 하나씩 살펴보기 전에 우선 국내에서 있었던 사례를 하나 소개한다. 버즈빌 vs. 옐로우쇼핑(쿠차)의 이야기다.
모바일 광고 플랫폼 업체 ‘버즈빌(BUZZVIL)’은 스마트폰 잠금화면에 광고를 표시하고, 잠금해제 시에 사용자가 각각의 애플리케이션에서 사용할 수 있는 리워드를 제공하는 기술을 갖고 있다. 이 회사는 자사의 앱 비즈니스를 보호하기 위해 2013년도에 특허출원을 진행했고 등록특허(KR10-1315468)를 확보했다. 이를 바탕으로 ‘허니스크린’ 서비스를 출시했다. 2015년부터는 다른 모바일 앱에 API1 를 제공하는 ‘버즈스크린’ 서비스를 시작했다. 잠금화면 애드네트워크 플랫폼이라 불리는 이 서비스는 여러 제휴사의 애플리케이션에 광고 모듈을 추가 삽입해서 잠금화면에 각 업체의 니즈에 부합하는 광고를 제공할 수 있게 해주는 앱 비즈니스다.
닫기그런데 2015년 12월, 쿠차가 ‘쿠차슬라이드 서비스’를 출시했다. 쿠차는 80여 개의 스타트업을 인수한 벤처연합체 옐로모바일 산하의 쇼핑 플랫폼이다. 이에 버즈빌은 자사의 KR10-1315468 특허를 쿠차슬라이드가 침해하는 것으로 보고, 이 특허의 권리범위 내에서 쿠차슬라이드가 실시되고 있음을 판단 받기 위한, 즉 쿠차가 이 특허를 침해하고 있음을 확인하기 위한 ‘적극적 권리범위 확인심판’을 법원에 청구했다.
쿠차도 가만히 있지 않았다. 우선 자신들의 서비스가 버즈빌이 갖고 있는 특허의 권리범위에 속하지 않는다는 것을 주장했다. 즉, KR10-1315468 특허의 권리범위 내에 속하지 않음을 확인 청구하는 ‘소극적 권리범위확인 심판’을 청구했다. 동시에, 버즈빌이 보유한 이 특허의 무효심판도 제기했다. 무효심판 청구는 침해주장을 받은 측이 침해를 벗어나기 위해 사용하는 일반적인 대응방안이다. 등록특허가 무효가 되면 출원 시점부터 해당 특허가 없는 것으로 돼 특허침해가 원시적으로 없어지기 때문이다.
특허심판원은 2016년 말 이 두 가지 건에 대해 판단(심결)을 내렸다. 적극적 권리범위확인심판(2016당48)과 무효심판(2016당256) 모두에 대해 버즈빌의 손을 들어줬다. 쿠차의 ‘쿠차슬라이드 서비스 실시’가 버즈빌 특허 KR10-1315468의 권리범위 내에 속하고, 이 특허가 여전히 유효하다고 판단했다. (예시 1)
‘버즈빌’은 이렇게 자사의 특징적인 앱 비즈니스모델(BM)에 대한 특허 확보를 함에 따라 경쟁사인 쿠차슬라이드의 시장 진입을 특허로 방어했다. ‘잠금화면 광고 제공 비즈니스’와 관련된 특허분쟁은 아직 끝나지 않았고, 2017년 2월 초 현재 특허법원에서 심결취소소송(특허심판원의 심결이 타당하지 않다고 불복하여 다투는 소송)이 계속되고 있으나 특허를 통해 자사 앱 비즈니스를 1차적으로 보호한 좋은 사례다. 버즈빌은 해당 등록특허를 기반으로 자사 비즈니스를 진행할 다수 국가에서 해외권리 확보도 진행 중이다(특허제도는 속지주의를 따른다. 권리 확보를 원하는 국가에서 개별적으로 특허권을 확보해야 한다). 그리고 파생특허도 추가적으로 확보하고 있다. 즉, 버즈빌은 ‘잠금화면 광고플랫폼 비즈니스’에 대한 특허 포트폴리오를 구축하고 있는 것이다.
이처럼 앱 비즈니스에 있어서 지식재산권은 제조업이나 일반 서비스업에서보다 취약점이 되기도 쉽지만 잘 대비하면 더욱 탄탄한 방어벽이 되기도 한다. 제조업의 경우 법 위반에 따른 리스크를 감수하고 파는 짝퉁 상품을 원천적으로 저지하기가 어렵고 침해 여부 파악조차 힘든 경우가 많지만, 앱 서비스의 경우는 대부분 애플, 구글이라는 공식 플랫폼을 통해 유통되므로 일단 법원의 판결을 받으면 지식재산권을 보호하기가 상대적으로 용이하다.
그럼 이제 특허권, 디자인권, 상표권을 중심으로 앱비즈니스를 보호하기 위한 전략을 차례로 알아보자.
1. 앱 비즈니스 유형에 부합하는 특허 전략이 필요하다
만일 우리 회사의 앱 자체, 또는 앱과 바로 연결된 ‘서비스 서버’에서 기존 앱들과 기술적인 특징에서 확연히 차이가 난다면 특허를 확보해 경쟁사의 진입을 방지할 수 있다. 그러나 콘텐츠 업체의 앱 서비스(레진코믹스 등), O2O 서비스(배달의민족, 미미박스 등과 같은 커머스 업체나 플리토, 이음 등과 같은 소셜 업체의 서비스)는 특허로 서비스 자체를 보호하기 어렵다.
(1) 콘텐츠 앱
콘텐츠 앱은 콘텐츠 서버에서 제공하는 콘텐츠를 제공하는 창구로 앱을 사용한다. 앱 비즈니스상에 새로운 기술적 특징이 존재하지 않는다. 이런 유형의 콘텐츠 앱은 특허로 비즈니스를 보호하기 어렵다. 예를 들어, 레진코믹스 같은 웹툰 서비스 앱은 기존 오프라인 만화책이나 잡지로, 또는 웹페이지를 통해 제공되던 만화를 스마트폰이나 태블릿 같은 모바일 디바이스로 쉽게 접근할 수 있도록 하는 도구로 볼 수 있다. 이런 앱 서비스 자체는 현 시점에서 특허로 등록 받을 만큼 새로운 것이 아니다.
해당 콘텐츠 서비스 자체에 대한 특허를 확보하지는 못하지만 해당 비즈니스를 제공하는 데에 있어서 필요한 세부적인 기술에 대해서는 특허를 확보할 수 있다. 예를 들어, 웹툰을 제공하는 과정에서는 불법 복제를 방지하기 위한 기술이 필요하다. 이런 기술적 요소에 대해 특허를 확보할 수 있고, 다른 콘텐츠 서비스 업체가 해당 기능을 사용하지 못하도록 하면서 비교우위를 확보할 수 있다.
(2) O2O 서비스 앱
O2O(online-to-offline) 서비스 자체도 기존 오프라인상에서 수행되고 있던 서비스를 온라인으로 옮겨가거나 다른 수단을 통해 수행되던 기능을 모바일 앱을 통해 수행하도록 바꿔놓는 경우가 많다.
예를 들어 카카오택시/카카오드라이버 서비스는 기존 콜택시/대리운전 서비스를 앱으로 옮겨온 것이다. 콜택시/대리운전 회사의 콜센터 직원이 수행하던 역할을 서비스 서버가 수행하고, 사용자가 회사로 전화를 거는 행위를 애플리케이션을 사용하는 행위가 대체했다. 해당 서비스 자체에 대한 새로운 기술적 특징이 존재하지 않기 때문에 특허로 등록 받을 수 없다.
그러나 콘텐츠 앱과 마찬가지로 O2O 서비스도 해당 서비스 제공에 있어 필요한 세부적인 기술/기능에 대해 특허를 확보해 경쟁사 진입을 방지할 수는 있다. 미국 스타트업인 우버와 에어비앤비는 서비스 자체에 대한 포괄적인 특허 확보는 어렵다고 인정하고 자신들의 서비스 구현에 필요한 세부적인 기술들에 대해 특허 포트폴리오 확보를 진행하고 있다.
i) 에어비앤비의 특허 전략 에어비앤비는 등록특허 1개와 특허출원 12건을 미국에서 보유하고 있다. 이 회사는 2013년 3월13일에 ‘숙박공유서비스’ 자체에 관한 특허를 가장 먼저 출원했다. 다만 숙박수요자와 숙박공급자를 연결해주는 것 정도에 그치는 게 아니라 숙박수요자가 해당 숙박시설을 살펴보고 예약까지 마칠 확률을 기반으로 숙박시설들의 랭킹을 제공하는 기술적 특징을 부가해서 특허를 출원했다. 미국 특허청으로부터 여러 번의 거절을 당했기 때문이다. 이들은 기존 예약요청의 특성(요구되는 숙박시설 호스트의 특성, 예약이 요구되는 기간범위, 예약 요구되는 지역적 위치, 예약요청이 숙박시설 호스트로부터 승인됐는지 여부)을 기반으로 예측모델을 훈련시키고, 훈련된 예측모델을 기반으로 새로운 예약요청에 대해 숙박시설 후보랭킹을 제시하는 것으로 한정해서 권리확보를 시도 중이다. 이렇게 O2O 플랫폼이 특허를 확보하기 위해서는 해당 플랫폼에서 연결하고자 하는 대상의 특성에 부합하는 기술적 특징을 더해서 특허 확보를 시도하는 것이 일반적이다.
에어비앤비는 또 숙박 공유 서비스 제공을 위해 필요한 기타 세부적인 기술들에 대해서도 특허확보를 진행 중이다. 예를 들어 온라인 시스템상의 사용자 신원과 신뢰성을 검증하는 방법(등록특허 US 9288217), 숙박시설의 랭킹을 산출하는 구체적인 방법(US 2015-0206258; Location Based Ranking of Real World Locations) 등에 대한 권리 확보를 진행하고 있다.
ii) 우버의 특허전략 우버도 차량 공유 서비스를 보호하기 위한 세부적인 기술 확보를 진행하고 있다. 이들은 타사가 보유하고 있는 특허 중에서 자사 서비스 보호에 필요한 특허 양수(매입)도 적극적으로 진행했다. 우선 인수합병을 통해 온라인 지도 스타트업인 디카르타(deCarta)가 보유한 특허를 획득하고, 마이크로소프트 등의 타 기업이 보유하고 있던 기존 특허도 넘겨받았다. 이런 노력으로 우버는 2009년 샌프란시스코에서 처음 시작했지만 그 이전에 출원된 다수의 지도 구현 관련 특허를 보유하게 됐다. 특정한 도시 주변 위치를 지오코딩(Geocoding)하는 방법(US 9453739), 현재 위치를 산출하는 방법(US 9389096), 사용자가 온디맨드 서비스의 실시간 요금을 검증 가능하게 하는 방법(US 9305310), 시간 동기화 기술(US 9537956 B1) 등이다.
뿐만 아니라 사용자의 요청에 따른 최적의 드라이버를 선택하는 방법(US 2015-0161564) 등의 세부 기술 특허를 계속 확보하고 있다. 이를 통해 현재 58개의 미국 등록특허와 73개의 미국 특허출원(미공개 제외)을 보유하고 있다. 최근에는 무인자동차가 도입될 미래의 차량 중계 서비스 운영을 위한 특허 확보도 선제적으로 진행하고 있다. 이런 특허 포트폴리오는 차량 공유 서비스에 대한 진입장벽을 형성한다. 경쟁사가 특정한 기능을 차량 공유 서비스 내에 사용하지 못하게 해 서비스의 사용성을 떨어뜨리는 역할을 하고(특허의 실시 제한적 기능), 우버가 가진 등록특허를 회피하는 서비스를 구현하는 데 시간과 노력이 소요되도록 해서 자사의 시장 선점을 위한 시간을 확보하는 역할을 제공한다(특허의 시간 확보적 기능).
2. 앱 생태계의 특성에 맞는 청구항 설계가 중요하다
전통 제조업에서는 특허 출원과 특허 침해의 주체가 명확했다. 물건을 생산, 사용, 양도하는 사람이 누구인지 명확하게 확인할 수 있기 때문이다. 그런데 앱 서비스는 특허를 출원할 때 애플리케이션과 서버의 역할 비중을 고려해서 청구항을 설계해야 한다. 청구항이란, 특허 청구범위의 각 항목을 말한다. 즉 특허권의 권리 범위를 규정하는 것이다.
모바일 앱의 경우 이동단말기(ex. 스마트폰)에 설치된 앱을 기준으로 권리 확보를 접근할 것인지, 아니면 앱 서비스를 제공하는 서버를 기준으로 권리 확보를 접근할 것인지부터 명확히 설정해야 한다. 구체적으로 자체적으로 모든 기능을 수행하는 앱(Native app), 웹브라우저를 대신하는 기능을 수행하는 앱(Web app), 서버와 서비스 제공을 위한 기능을 나누어 수행하는 앱(Hybrid app)에 따라 청구항 설계의 관점이 달라진다.
(1) 먼저 자체적으로 모든 기능을 수행하는 네이티브 앱을 보자. 앱은 스마트폰 기계와는 별도로 유통된다. 애플 앱스토어나 구글플레이 등 앱마켓에서 다운로드 받아 설치하는 것이기 때문이다. 스마트폰에 설치된 앱을 실행해서 수행되는 프로세스의 주체는 서비스 제공업체가 아닌 스마트폰 주인(유저)으로 해석될 수 있다. 이 경우 앱은 하나의 ‘물건’이며 앱을 만들어서 마켓에 등록한 앱 제작자는 이 물건을 생산하는 주체가 된다. 따라서 물건에 해당하는 앱 제작을 방지하기 위해서 앱 자체에 해당하는 프로그램 또는 기록매체 형식의 청구항2 을 만들어야 한다.
(2) 반면 사용자의 스마트폰이 아니라 회사 측 서버 내에서 수행되는 프로세스가 중심이 되는 앱, 혹은 서버와의 네트워크 관계가 존재하는 하이브리드앱, 웹앱의 경우는 앱 관점에서의 접근뿐만 아니라 서버 관점의 접근도 중요하다. 즉, 서버 관점에서 타인이 나와 동일한 서비스를 제공하지 못하도록 하는 특허 확보가 필요하다. 서버에서 수행되는 프로세스에 대한 청구항, 해당 프로세스를 수행하는 서버장치에 대한 청구항을 넣어 권리를 확보하는 것이 필요하다.
(3) 또한 서버 운영을 위한 프로그램(즉, 서버프로그램)을 제작하는 자(개발업체)와 해당 프로그램을 기반으로 서비스 서버를 운영하는 자(서비스제공업체)가 분리되는 상황도 존재할 수 있다. 이 경우 서비스 제공업체의 서비스 운영을 방지하는 것뿐만 아니라 서버프로그램 제작 자체를 막기 위한 서버 내 프로세스에 대한 프로그램/기록매체 청구항을 설계해서 권리를 확보해야 한다.
최근 네트워크 기술이 발전하면서 앱 서비스의 서버가 해외에 위치하는 경우가 많아졌다. 특히 글로벌 서비스일수록 그런 경우가 많다. 특허 회피를 위해 속지주의를 이용하는 경우, 즉 특허가 존재하지 않는 국가에 서버장치만 두는 경우도 있다. 이런 경우에 프로세스 자체는 해외에 있는 서버 안에서 수행되므로 특허 침해를 인정받지 못할 우려가 있다. 따라서 서비스 전체에 대한 시스템 청구항, 또는 프로그램/기록매체 청구항이 필요하다. 서버는 외국에 있더라도 ⅰ)서버의 통제/제어가 해당 국가 내에서 이뤄지고, ⅱ)서비스의 제공을 해당 국가 내 유저들이 제공받을 경우 특허가 침해 당했다고 인정받을 수 있다.3
따라서 앱 서비스의 유형과 권리행사를 해야 하는 상대방을 고려해서 다음과 같이 적절하게 청구항을 설계해야 한다. 다만 국가에 따라 프로그램/기록매체 청구항의 인정 여부가 다르다는 점도 고려해야 한다.
청구항 설계가 제대로 이뤄지지 않으면 동일한 서비스를 경쟁사가 구현하더라도 권리주장을 하지 못하는 문제가 발생한다. 다음에 소개할 나우마케팅의 사례를 통해 청구항 설계의 중요성을 확인할 수 있다.
나우마케팅은 모바일 광고 및 마케팅 전문 회사다. 이 회사의 등록특허 10-1244777는 ‘무선 단말기용 애플리케이션 설치를 통한 광고 시스템’에 대한 것이다. 이용자가 스마트폰에 광고 앱을 설치하면 그 대가로 포인트, 현금 등을 지급해주는 방식이다. 나우마케팅은 2011년 출원을 신청해 2013년 등록한 이 특허를 기반으로 비슷한 사업을 하는 회사들을 상대로 특허 침해 주장을 했다. 이에 대해 당시 업계 1위로 알려져 있던 ‘캐시슬라이드’ 서비스를 운영하던 NBT파트너스가 적극 대응했다. NBT파트너스는 자사 서비스인 캐시슬라이드가 나우마케팅의 등록특허 권리범위에 속하지 않는다는 것을 확인받기 위해 ‘소극적 권리범위확인심판’을 제기했다.
당시 나우마케팅이 보유하고 있던 10-1244777 특허의 등록청구항 제3항은 다음과 같다. (표현은 일반인도 알아보기 쉽도록 필자가 고쳤다.)
● 앱이 설치된 각 유저의 스마트폰;
● 앱을 통해서 접속되는 광고대행사 서버;
● 앱이 업로드돼 있는 앱스토어 서버;
● 앱 제작자의 유무선 단말기(PC, 기타 장비 등)를 포함하며,
● 광고대행사 서버에 등록된 앱을 확인하고, 유저의 단말기에 설치되는 앱 정보를 광고대행사 서버로 전송하며, 각 유저가 앱을 통해서 획득한 지원 금액을 확인할 수 있는 것을 특징으로 하는 무선단말기용 앱 설치를 통한 광고 시스템.
2016년 8월, 특허법원은 나우마케팅의 특허 청구항 중에 ‘캐시슬라이드’ 서비스가 직접 수행하지 않는 구성요소가 포함돼 있다고 보고 권리침해가 아니라고 판정했다.4 왜 특허의 보호를 받지 못했을까? 이른바 ‘구성요소 완비의 원칙(All element rules)’이 적용됐기 때문이다. 어떤 특허의 침해가 성립하려면 청구항에 포함된 모든 구성요소가 관련돼 있어야 한다. 나우마케팅은 2013년 등록 받은 특허 청구항 안에 앱과 광고대행사 서버뿐 아니라 앱스토어 서버와 앱 제작자의 유무선 단말기(PC 등)까지 포함시켜 놓았다. 그런데 캐시슬라이드 서비스의 경우는 이 두 가지와는 관계가 없었기 때문에 특허법원이 나우마케팅의 권리가 침해당했다는 주장을 인정해주지 않은 것이다. (그림 1)
이 사례의 교훈은 간단하다. 특허를 설계할 때는 ⅰ) 앱 서비스 보호에 적절한 형태의 청구항을 설계하는 것도 중요하지만, ⅱ) 경쟁사에서 사용하지 않을 불필요한 구성요소가 포함되지 않도록 하는 것도 중요하다. 그래야만 자사 서비스와 동일하거나 유사한 서비스의 등장을 특허의 힘으로 방어할 수 있다.
3. 레드오션 시장에서는 특허뿐 아니라 디자인을 활용해 UI/UX를 보호하자
스마트폰 앱 시장은 현재 ‘레드오션’ 시기로 볼 수 있다. 이미 스마트폰과 관련해 인간이 생각할 수 있는 거의 대부분의 서비스가 출시돼 있는 상태다. 이런 상황에선 차별화를 하기 위한 전략이 필요하다. 기존에 존재하는 동일 분야의 앱 서비스와 차별화하기 위해서는 ‘기능’도 중요하지만 사용자의 사용성을 높이고 편의성을 제공하기 위한 UI(User Interface), UX(User Experience)가 중요하다. (그림 2)
애플 아이폰의 ‘밀어서 잠금해제’ 특허5 와 같이 UI를 특허로 보호받을 수도 있으나 특허로 보호하기에 기술적 특징이 약해 진보성이 인정되기 어려운 경우에는 디자인 등록을 통해 앱 서비스의 UI/UX를 보호할 수 있다. 또 단말기 화면상에 표시되는 UI는 화상디자인으로 권리 확보가 가능하다.
세계적인 소셜데이팅 앱 틴더(Tinder)가 대표적이다. 이들은 남녀를 이어주는 매칭 프로세스에 관한 기술에 대한 특허확보를 시도하고 있고, 자사의 특징적인 UI도 미국 디자인특허로 등록해 보호하고 있다. 틴더는 ‘화면상에 표시되는 사진의 상대방이 마음에 들면 오른쪽으로 밀어서(swipe) 선택(Like)하고, 상대방이 마음에 들지 않으면 왼쪽으로 밀어서 거절(Nope)’하는 간단하고 특징적인 유저인터페이스를 통해 전 세계에서 많은 유저들이 사용하고 있다. 틴더는 이러한 UI가 기술특허로 등록되기 어렵거나 등록되더라도 오히려 권리범위가 세부적으로 한정돼야 할 수 있다고 봤다. 그래서 디자인특허로 권리 확보를 시도했다.
특히 화상디자인으로 권리 확보 시에는 이동단말기의 유형에 한정되지 않는다. 스마트폰이든, 태블릿이든 해당 디자인이 화면상에 표시된다면 침해가 인정될 수 있다. 또한 화상디자인은 부분디자인 제도가 적용된다. 틴더의 경우 <그림 3>의 오른쪽 도면에서 점선 부분을 제외한 실선 부분만 구현하더라도 침해가 인정된다. 즉 ‘하단에 세 개의 원이 연결된 부분이 존재하고, 이미지가 스와이프됨에 따라 이동하는 부분’이 화면상에 표시되면 침해가 성립된다.
우버 역시 자사의 간편한 UI를 보호하기 위해 10개의 화상디자인 특허를 확보하고 있다. 이를 통해 사용하기 편리한 우버의 UI를 경쟁사가 따라하지 못하도록 한다. (그림 4) 틴더와 마찬가지로 점선이 아닌 실선 부분만 유사하게 만들어도 권리 침해가 된다.
다만 국가별로 디자인 등록제도에 차이는 있다. 글로벌 서비스를 만들 때는 해당 서비스 국가에서 화상디자인이 허용되는지를 확인해야 한다. 한국, 미국, 일본에서는 화상디자인이 허용된다. 중국은 화상디자인을 인정하지 않기 때문에 단말기 형태까지 포함한 상태로 디자인 등록을 받아야 하는 문제가 있다.
4. 독창적인 수익모델에 대한 BM 특허를 확보하자
모바일 앱 비즈니스의 수익모델에 대한 고민도 필요하다. 출시 초기의 앱은 유료 앱으로 판매해 수익을 내거나 인앱(in-app) 결제를 유도해서 수익을 내기가 어렵다. 대부분의 모바일 앱 비즈니스는 광고 제공을 통해 수익을 내거나 수수료를 통해 수익을 확보하는 전략을 세운다.
따라서 ⅰ) 유저의 사용성을 저하시키지 않고 유저들에게 반감을 주지 않으면서 광고를 제공하는 방식, ⅱ) 수수료를 받을 수 있는 프로세스 방식을 고민하게 되고, 어렵게 도출해낸 본인들의 영업 방법을 보호하기 위해 BM(Business Model) 특허를 확보하고자 한다. 즉, 본인이 도출해낸 독창적인 수익모델을 경쟁사가 사용하지 못하도록 특허로 확보해서 해당 수익모델을 독점하는 것이다. 또한 직접 수익을 내는 방법이 아니더라도 유저를 확보하는 방식 등 기존에 수행되던 영업방식에 비해 더 나은 효과를 제공하는 방식을 도출하면 그것도 독점적으로 사용하기 위해 BM 특허 확보를 시도해봐야 한다.
한국에서 BM 발명은 ⅰ) 컴퓨터(하드웨어)상에서 소프트웨어에 의한 처리 과정에 해당하고, ⅱ) 컴퓨터 또는 통신기술이 새롭거나 영업방법 자체가 기존에 비해 새로운 경우 특허를 받을 수 있다. (예시 3, 그림 5) 해외의 경우 국가마다 판단방식에 차이가 있으나 BM 발명이 무조건 특허를 받지 못하는 것은 아니다.
미국에서는 2014년에 Alice 판례(Alice Corporation Pty. Ltd v. CLS Bank International)가 있은 후에 소프트웨어 특허, 특히 BM 특허는 ‘발명의 성립성’이 인정되지 않아 특허가 될 수 없는 것이 아니냐는 우려가 많았다. 그러나 최근 미국 심사실무에서 추상적인 아이디어(abstract idea)라도 소프트웨어의 프로세스가 수행되는 하드웨어 구성을 발명의 상세한 설명란에 명확하게 기재하고 실재하는 결과(tangible output)를 도출하는 것으로 기재하면 ‘발명의 성립성’이 인정됐다. BM 특허가 미국에서 등록 받을 수 있게 된 것이다. 중국에서도 기술문제를 해결하기 위해 기술적 특징이 존재하면 BM도 특허의 대상으로 판단하고 있다.
5. 남의 특허 침해에 대한 사전 검토가 필요하다
앱 비즈니스를 론칭하기 전에 자신의 특허를 보호하려는 것도 좋지만 타인의 특허를 침해하지 않는지 검토하는 것도 필요하다. 나의 서비스에 대해 특허를 받았다고 해서 타인의 특허를 침해하지 않고 있다고 보장할 수는 없다. 특허는 타인의 실시를 배제하는 권리일 뿐 하나의 특허가 있다고 해서 그 발명이 다른 특허의 침해가 되지 않는 것은 아니다. 즉, 특허는 방패가 아니라 상대방을 공격하기 위한 무기다. 상대방이 자신의 특허를 가지고 나를 공격할 때, 나 역시 맞대응으로 공격하기 위해 가지고 있는 것이다. 나의 서비스의 기술적 특징을 특허로 확보해서 상대방을 공격할 수 있는 무기로 준비해 놓아야 한다. 또 상대방이 가지고 있는 특허(공격무기)를 사전에 파악해 놓아야 한다.
오픈소스를 이용해 앱을 개발하는 경우에도 타인의 특허를 침해하는 것은 아닌지 확인해야 한다. 오픈소스 라이선스는 프로그램 저작권에 대해 무상 사용 허락을 하는 것이다. 저작권과 별개의 권리인 특허에 침해가 발생하지 않는 것을 보장하는 것은 아니다. 즉, 오픈소스를 기반으로 소프트웨어를 개발하더라도 제3자의 특허를 실시하게 되면 침해가 성립하게 된다. 따라서 오픈소스 이용 여부와 상관없이 자사 서비스가 타인 특허를 침범하는지는 꼭 확인해야 한다.
6. 글로벌 서비스를 고려한다면 론칭 전에 특허출원부터 하자
많은 앱 서비스 업체들이 개발이 완료되면 앱스토어나 구글플레이에 등록해서 빨리 론칭하고자 한다. 아직 서비스가 정제되지 않고 업데이트가 필요한 상태에서도 일단 앱 등록부터 하는 경우도 있다.
특허출원이 되기 전에 서비스가 공개되면 특허출원 심사 시 ‘인용문헌’으로 이용될 수 있다. 즉 이미 누구에게나 공개된 기술이므로 특허 인정을 받지 못하게 될 수도 있다는 뜻이다. 다행히 본인의 의사에 의해 공지(공개)하는 행위는 예외가 될 수 있다. 한국의 경우 앱마켓에 앱 등록을 하는 행위는 특허출원인 본인의 의사에 의한 ‘공지행위’로 인정돼 공지일(앱 등록일)로부터 1년 이내에 특허 심사를 받을 때는 인용문헌에서 배제되도록 할 수 있다.
공지예외주장 인정요건은 국가마다 다르다. 글로벌 서비스로 진출을 원하는 경우에는 급하게 앱을 앱스토어나 구글플레이에 등록하지 말고 신중하게 주의를 기울여야 한다. 미국은 한국처럼 공지예외주장이 인정돼 특허출원 전에 앱 론칭을 해도 특허 확보에 공지행위 자체가 영향을 미치지 않는다. 일본에서도 앱 론칭 6개월 내에 특허출원을 하면 앱 론칭 행위 자체에 의해 거절되지는 않는다. 그러나 중국과 유럽은 공지예외주장을 인정하는 요건이 매우 까다롭다. 국가에서 인정하는 박람회에 본인이 참가한 행위나 출원인의 의사에 반해 타인이 공지한 행위만을 공지예외사유로 인정한다. 앱 론칭 행위는 공지예외가 인정되지 않는다. 따라서 한국, 미국, 일본에서는 앱을 론칭한 후에도 공지예외주장을 통해 특허를 확보하더라도 중국과 유럽에서는 거절되는 상황이 발생할 수 있다.
따라서 유럽, 중국 진출을 고려하는 앱 서비스인 경우 반드시 앱 론칭 전에 특허출원일을 확보해야 한다. 회사 사정상 빨리 론칭해야 하는 경우 출원일 확보를 위한 가출원이라도 먼저 진행해야 한다. 먼저 한국에서 특허를 출원하고, 해외 출원 시에 한국 출원에 대해 ‘조약우선권주장’을 하면 된다. 이 제도는 지식재산권을 국제적으로 보호받기 위해 도입된 제도다. 한국에서 특허를 출원한 날부터 1년 이내에 해외에서 특허를 출원하면 판단 시점을 한국 출원일로 인정해준다. 그러니 그 1년 동안 앱을 론칭했다고 하더라도 ‘공지행위’로 인정받지 않아 해외 각국의 특허 심사에는 영향이 없다.
7. 앱 서비스의 마케팅 대상인 앱 아이콘과 상표 보호도 빠뜨리면 안 된다
앱 비즈니스를 하는 기업은 유저들의 기억에 남는 좋은 상표와 앱 아이콘을 정하기 위해 많은 노력을 들인다. 하지만 앱 상표와 앱 아이콘에 대한 지식재산권 보호의 중요성은 인식하지 못하는 경우가 많다. 특허는 기술과 비즈니스모델을 보호하기 위한 것이다. 상표와 앱 아이콘은 앱 비즈니스의 마케팅 결과를 보호하는 것이다. 상표(브랜드)와 앱 아이콘을 알리기 위해 많은 마케팅 비용을 들였는데 이를 타인에게 빼앗기면 마케팅 비용을 모두 날리는 것이다. 상표출원은 실제 서비스를 하고 있는지와 무관하게 먼저 출원한 자가 권리를 가질 수 있다. 이른바 ‘선출원주의’다. 그래서 성장가능성이 높아 보이는 스타트업들의 앱 서비스에 대해 상표브로커들이 먼저 상표출원해서 선점해 버리는 사례가 다수 발생하고 있다. 따라서 앱 이름과 앱 아이콘을 보호하기 위한 전략이 아주 중요하다.
앱 이름과 앱 아이콘은 상표등록출원을 통해 보호할 수 있다. 그렇게 하면 경쟁사가 경쟁 서비스를 나타내는 목적으로 유사한 앱 이름이나 아이콘을 사용하는 경우에 침해 주장을 할 수 있다. 또 앱 아이콘은 화상디자인 출원을 이용해도 보호할 수 있다. 화면에 표시되는 UI 화상디자인과 마찬가지로 앱 아이콘도 화면상에 표시되는 것이므로 화상디자인으로 보호받을 수 있다. (그림 6)
마치며
앱 비즈니스의 지식재산권을 보호하기 위한 일곱 가지 전략을 살펴봤다. 모바일 기반의 앱 서비스는 PC 기반의 인터넷 서비스보다 고려해야 할 요소가 많다. 온라인과 오프라인을 결합한 O2O 서비스는 관련된 법적 쟁점도 다양하다. 또 앱 제작사와 앱스토어 운영사, 서버 운영사와 서버 프로그램 개발사, 유저와 단말기 제작사 등 앱 생태계 안의 플레이어들 간 역학관계도 훨씬 복잡하다. 특허는 방패가 아니라 공격무기라는 생각으로 처음부터 공세적으로 지식재산권 분쟁에 대비해야 한다. 우버와 에어비앤비 등의 사례에서도 봤듯이 ‘허들’이 낮은 앱 생태계 특성상 각종 특허를 통해 경쟁자의 진입을 막거나 최소한 늦추는 것이 기업의 성패를 결정지을 것이다.
정태균 BLT특허법률사무소 파트너변리사 karl@blt.kr
필자는 연세대 전기전자공학과를 졸업했다. BLT특허법률사무소에서 의료기기 헬스케어 분야, 웨어러블 디바이스 분야, VR/AR기술 분야, 게임소프트웨어 분야의 스타트업들의 지식재산권 확보를 도와주고 있다. 서울시 창업스쿨 지도위원 및 국방부 육군 지식재산권 분야 자문위원을 맡고 있다. 스타트업을 위한 지재권 강의를 서울지식재산센터, 창업진흥원 등에서 진행하고 있다.
| 생각해볼 문제 ‘틴더’의 사진 스와이프(밀기) 기능은 스마트폰 터치스크린의 가장 기본적인 동작이기도 하다. 이 평범한 기능으로 화상디자인 특허를 받을 수 있었던 요인은 무엇일까? |
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정태균 | - BLT특허법률사무소 변리사
- 서울시 창업스쿨 지도위원 및 국방부 육군 지식재산권 분야 자문위원
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